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Buenas tardes, la cuestión es relativa a un caso práctico... , quisiera saber su opinión al respecto.
Se trata de una compañía radicada en un Estado miembro de la UE (compañía X) que tiene varias marcas (tanto denominativas como gráficas) registradas en su Oficina de Patentes y Marcas Nacional.
Llega a España con vistas a una expansión y se dedica a la búsqueda de un gerente local que le ayude en la misma. Tras el rechazo del único candidato, la compañía decide prescindir de un gerente local y lanzarse directamente al mercado. Para ello decide registrar las marcas que ya indicamos en la OEPM.
PROBLEMA: Estas marcas ya habían sido previamente registradas por el candidato a gerente local y un ex-consejero de la compañía, a nombre de otra compañía (compañía Y), que ya llevaba semanas operando.
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PREGUNTAS
1) ¿La solicitud de las marcas de la compañía X por parte de la compañía Y es una infracción del derecho de marca?
Según he leído, el art. 14 Lma (en relación al art. 4.c1 del CUP) recoge el principio de prioridad unionista, es decir, que tras la solicitud de registro de la marca en un Estado miembro del CUP/OMC, dicha compañía X gozaria de una preferencia a la hora de inscribirlo por 6 meses (a pesar de que en el art. 6-7 Reglamento de Marcas se indique "3 meses")... Sin embargo desconozco qué relevancia tiene esto si el registro de la marca ya se ha realizado. ¿No se supone que en todo caso las oposiciones se realizan en los 2 meses posteriores a la publicación de la solicitud de la marca? (art. 17-19 RM)
Por otro lado tampoco se trata de una marca notoria, pues a pesar de su reconocimiento en el Estado miembro, en España no existe tal; luego no puede considerarse una marca anterior a tenor del art. 6.2.d) Lma, al no ser notoriamente reconocida en nuestro país. Por ello, no se podría invocar la nulidad relativa (plazo: 5 años) del 52.2 Lma.
A pesar de todo esto, la pregunta tiene tela... "¿la solicitud de las marcas de X por parte de Y es una infracción de marca?". A pesar de todo lo anterior, yo entiendo que no, puesto que el derecho que otorga la inscripción es respecto del uso por parte de terceros..., ¿cómo va una solicitud en la OEPM constituir una infracción? No sé si me explico...
2) ¿Es ilegítima la utilización de tales marcas por parte de la compañía Y tras su concesión por la OEPM?
Hombre, ilegítima no es..., en tanto en cuanto ha sido registrada en la OEPM conforme al proceso pertinente (plazo de 2 meses para que se alegue, etc...). Sin embargo, nos podríamos ir por la vía de la nulidad relativa por ser marca anterior (concretamente marca notoria), pero tenemos el mismo problema: No es notoria en España, si no en el Estado Miembro...
3) ¿Puede constituir, además, un acto de competencia desleal?
Podríamos considerar atendiendo al art. 12 LCD que se está aprovechando de una ventaja que resulta ser la reputación ajena..., pues es marca notoria (aunque sea en su país, pero tiene repercusión en el mercado español)
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