Buenos días,

Somos una pequeña pyme Española que tenemos registrada una marca XXX en 1 clase hace 12 años en Polonia y estamos al corriente de pago de la misma.

Venimos trabajando durante estos 12 años con esta marca XXX en este Pais sin problema alguno, nuestros proveedores en España producen para nosotros mercancía con nuestra marca, la cual nos venden y nosotros exportamos a este pais.

Reciente mente hemos podido averiguar que un díscolo proveedor nuestro ha iniciado los trámites de registro de nuestra marca XXX en la Unión Europea. Hemos podido en la página web de .oami.europa.eu que hace unas semanas que solicitó el registro Europeo de esta marca y nos surgen varias dudas.

1.- Aunque claramente no es ético lo que hace, tiene alguna probabilidad que le sea concedida esta marca en EU, teniendo nosotros la marca reg. en un pais de la EU desde hace 12 años.

2.- Podemos iniciar alguna acción legal para parar el registro de esta marca en la EU y solicitar el registro a nuestro nombre por antiguedad.

3.- Hemos podido ver que hace 1 año, ya registro la marca XXX en España y este le ha sido concedido. ¿donde ha de estar realmente registrada la marca?
Pongamos el caso que una empresa que fabrica un producto y lo vende a un intermediario en España para que este lo exporte a un tercer país, ha de estar reg. la marca en España o en el país que tiene destino final, o en ambos países.

Gracias por su atención.

Si no os oponéis al registro de la marca comunitaria de vuestro proveedor, esta se concederá.

En principio, la oposición prosperará y su marca no se concederá al existir un derecho anterior en un país miembro de la UE.

Una vez os hayais opuesto, si lo deseáis podéis regitrar vuestra marca a nivel comunitario.

en cuanto a la marca española, decir que representa un problema ya que en su dia deberiais haberos opuesto a dicha marca.

Un saludo

Ignasi (ignasi.espiell@volartpons.es)

www.volartpons.com 933182440

Agradezco su pronta y clara respuestas,

Esta mañana he estado buscando información en Internet y encontré la información en la página de OAMI para opositar, así como la posibilidad de hacerlo online con la EOPOSITION.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM8.es.do#100

no tengo muy claro si iniciar personalmente la oposición, debido que al ser la primera vez que lo hago, tengo dudas de como rellenar el formulario de eopposition.

Por otro lado me quedan algunas dudas que no me ha contestado, en caso de que le sea denegada la solicitud EUROPEA, no le darán registró a nivel global y ahi ¿ solo queda la posibilidad de iniciar registros individuales en cada país deseado, Alemana, Francia, Italia... etc.?....

Por otro lado entiendo que prosperará la oposición por que nuestro registro es mas antiguo y no se ha molestado en cambiar ni la marca ni el diseño ni los colores lo "HA COPIADO" literalmente. Pero claro si se la deniegan y la solicitamos nosotros en Europa, se nos denegará por estar ya concedida en España desde hace 1 año. Con este tema estaremos "ENROCADOS".

Por último, en que país debe ser registrada la marca en nuestro caso, en el de origen ¿donde compramos la mercancía con nuestra marca? en el destino donde vendemos la mercancía con nuestra marca.

Muchas gracias.

Le contesto.

Las oposiciones no son faciles de preparar si desea que prosperen. Se debe buscar jurispruedencia, argumentos juridicos etc.

Si una marca comunitaria se concede se concede en bloque y no cabe ninguna oposición en ningun país. En este caso se debería ir a por la nulidad de la marca que es un procedimiento largo y costoso.

En cuanto a la eventual solcitud de la marca comunitaria por parte suya, si bien es verdad lo que apunta, con una buena argumentación y asesoramiento es factible llegar a un buen resultado.

Por ultimo, a la pregunta de donde registrar una marca, lo recomendable es registrarla donde haya intereses economicos que generalmente son en el lugar de la venta de la marcancia con la marca.

Un salud

Ignasi (ignasi.espiell@volartpons.es)

Si quieres llamame al 933182440 y te aconsejo sin compromiso

Muchas gracias por su atención sr. Ignasi,
tomo nota de su ofrecimiento.

Studioworks123,

buenas,

he leído con atención tus consultas,

convendría que nos informaras por mail de cúal es la marca en conflicto, ya que de esta manera podremos acceder al expediente online y comprobar con más precisión la información respecto a las marcas en cuestión. Convendría también que me indicaras el nº de registro de vuestra marca en Polonia en caso de estar ésta registrada.

Hemos llevado casos similares a los que nos comentas, y si los hechos son de esta manera, podemos oponernos al procedimiento de la marca comunitaria alegando mala fe, art 51.1.b de la Ley de Marcas, eso provocará que se interrumpa el proceso de solicitud comunitaria.

La mala fe es una causa de nulidad, al igual que lo es la concurrencia con marcas notorias o renombradas.

Sería interesante si en el contrato con el proveedor se deduce la negativa de que el proveedor registre vuestra marca, de lo contrario te recomiendo que en vuestros próximos contratos incorpores esa cláusula.

Desde mi despacho de abogados (PCP ABOGADOS), ofrecemos un servicio de ENFOQUE JURÍDICO GRATUITO para particulares y empresas, te atenderemos encantados en nuestro teléfono: tel 93 393 93 80

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un saludo,

Pablo CASTELLS (Abogado) / PCP ABOGADOS
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