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Oposición de Marca Comunitaria al registro de Marca Española

2 Comentarios
 
Oposición de marca comunitaria al registro de marca española
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15/09/2011 19:50
Hola a todos/as,

El motivo por el que me he abierto este post es por algo que me ha sucedido ante la OEPM y que aún estoy intentando digerir...

Aprovecho igualmente para pedir a todos aquellos compañeros/as que hayan podido tener experiencias similares o que tengan una opinión formada sobre el este asunto, que sean tan amables de darme su parecer...

El hecho es que me opuse hace unos meses a una solicitud de registro marca nacional (efectuada por un tercero) en base a una marca comunitaria registrada, en vigor y anterior a la solicitud de marca nacional (propiedad de mi cliente).

La marca nacional solicitada es idéntica a la marca comunitaria de mi cliente, tanto distintivamente como por los productos que ampara (dos gotas de agua), por lo que francamente estaba bastante tranquilo con el resultado de mi oposición. Sin embargo, ayer me llevo la sorpresa de que han desestimado mi oposición, pero no por ningún motivo de forma, sino porque simplemente no se tiene en cuenta la marca comunitaria de mi cliente porque, según la OEPM, ATENTOS: "el titular solicitante de la marca nacional es a su vez titular de otra marca nacional que tiene la misma denominación que la comunitaria de mi cliente y designa servicios que pueden prestarse a confusión con los de la marca comunitaria".

Es posible que os cueste entenderlo por, desde mi punto de vista, lo absurdo y antijurídico del razonamiento.

Lo explico de otra manera:

1.- Fulano tiene la marca nacional "XXYY" registrada en españa para "comercialización de productos cosméticos" en clase 35, solicitada en febrero de 2010 y concedida en junio de 2010.

2.- Mi cliente tiene la marca comunitaria "XXYY" (idéntica denominación) solicitada en marzo de 2010 y concedida para toda la clase 3 (excepto cosméticos debido a la oposición del fulano anterior) en julio de 2011.

3.- Fulano solicita un nuevo registro de marca nacional con idéntica denominación que las otras 2 "XXYY" para toda la clase 3 en diciembre de 2010 (ni que decir tiene que es un competidor que solicita la marca de mala fe con ánimo obstruccionista).

4.- Me opongo al registro de la marca descrita en el punto 3 con mi marca comunitaria y la OEPM desestima la oposición porque fulano tiene la marca descrita en el punto 1 (ni que decir tiene que esta otra marca del fulano aparece en ninguna parte del expediente de oposición).

5.- Por la concesión otorgada, actualmente existe por tanto en España una marca nacional y una comunitaria con idénticas denominaciones e idénticos productos.

En fin, salvo mejor criterio, creo no recordar una aberración jurídica semejante...

Ni que decir tiene que:

1.- Estoy redactando una querella por prevaricación contra el funcionario de la OEPM que ha otorgado el registro.

2.- Obviamente voy a recurrir para poder llegar al contecioso.

3.- El lunes presentaré una demanda de nulidad/reivindicación de la marca por haber sido solicitada de mala fe (puedo acreditarlo documentalmente).

Qué opinión os merece esto?

Un saludo,

Javier
Abogado
perfil
19/09/2011 18:20
Estimado compañero,

hubiese tenido gracia que contestase a tu entrada, el abogado de Fulano, pero siento no ser así. Jaja

He leído tu comentario y entiendo perfectamente tu indignación, yo estaría igualmente sorprendido.

De todos modos y si me permites, considero que no hay tal motivo para la prevaricación del funcionario (además creo que eso no ayudará a tu expediente, jeje), aunque insisto en respetar que consideres presentar la querella.

Respecto a la resolución, no será que la OEPM estima desestima tu oposición porque considera (por los motivos que fuere) que la marca de FULANO es notoria o renombrada?

Javier, respecto a lo que comentas que "Por la concesión otorgada, actualmente existe por tanto en España una marca nacional y una comunitaria con idénticas denominaciones e idénticos productos. " eso es así o en la tuya se exceptúa el tema de los cosméticos, en este caso no habrá identidad de productos / servicios.

Estoy de acuerdo y te apoyo respecto al punto 1 y al punto 3.

No sé si la marca que comentas de tu cliente es mixta, en su caso podrías atacar por la propiedad intelectual del logo....?

un saludo y suerte compañero, y si te puedo ayudar en algo, cuenta con ello.

Ya me informarás de cómo va el tema, mi mail es info@pcpabogados.com.


Pablo CASTELLS (Abogado) / PCP ABOGADOS
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pcastells@pcpabogados.com
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21/09/2011 12:54
Hola Pablo,

Gracias por tu respuesta...

Sobre la marca de Fulano (la de la clase 35), no, no es notoria ni renombrada, de hecho fue solicitada de mala fe y nunca ha sido utilizada por Fulano (en casi 2 años), por eso estoy terminando una demanda de nulidad (tengo prueba de sobra para acreditar ambos extremos).

Sobre la identidad de marcas, efectivamente, la marca concedida y la de mi cliente son dos gotas de agua salvo por un único producto (cosméticos), lo cual, salvo mejor criterio, no es obstáculo para no aplicar el art. 6 de la Ley de Marcas y no conceder el registro de la marca nacional de Fulano (ni siquiera para cosméticos dada la confusión que pueden generar el resto de productos: aceites esenciales, perfumería, colonias, jabones para la piel....).

Sobre la prevaricación, yo entiendo que sí que concurre "de cajón", ten en cuenta de que el TS tiene más que asentado que este tipo penal puede darse dolosamente o por negligencia y/o desconocimiento inexcusable, lo cual es en lo que en el mejor de los casos ha incurrido el examinador de la OEPM, dado que consta acreditado documentalmente que tenía conocimiento fehaciente de la preexistencia de la marca comunitaria de mi cliente.

Ayer mandé precisamente la querella a Madrid y esta mañana se presentaba en el Juzgado contra el examinador (más adelante contra la jefa de servicio también, pues firma la resolución), contra Fulano y contra un par de cooperadores más... Como bien dices, es probable que no ayude mucho al expediente (aunque copia de la querella va mañana a la OEPM y recordemos que es RC subsidiaria y que ya tengo daños tasados en 350.000 €), pero tengo claro que ante la negligencia y desconocimiento de la Ley de la que ha hecho alarde la OEPM (desde mi humilde punto de vista), no espero mucho de una alzada, de hecho, recurro sólo porque es necesario para irme al contencioso…

Sobre la propiedad intelectual, ya lo había pensado, pero es denominativa, de todas formas, no tendré problema en ganar la nulidad (ejem…), ya que para que te hagas una idea de la prueba con la que cuento, puedo acreditar que, por ejemplo, mi cliente ha vendido productos bajo esa marca varios meses antes de que Fulano solicitara su registro, amén de que el dominio en internet (del mismo nombre que la marca, por supuesto) es anterior a su solicitud…

Muchas gracias y un saludo,